사업개발 연재 5. 사업개발의 Building Block – 특허에 대한 사업적 이해

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보통 제약바이오 분야의 계약서를 보면 이렇게 구성되어 있다.

 

Recital

1. Definition (용어의 정의)

2. Research, Development and Commercialization (연구, 개발 그리고 사업화)

3. Compound Supply and Manufacturing (화합물의 공급과 생산)

4. Grant of Rights and Licenses (권리와 실시권의 허여)

5. Payments (지급)

6. Patent Prosecution and Enforcement (특허의 심사 및 강제)

7.~~기타 등등… Term and Termination은 꼭 포함.

 

여기서 오늘 이야기하려는 것은 Grant of Rights 와 Patent Prosecution and Enforcement의 주제가 되는 특허에 대한 것이다.

최근 IT/인터넷 업게에서의 특허전쟁으로 특허가 필요악처럼 인식되고 있지만, 처음 특허제도가 생길 때는 사실 공공의 이익과 발명자의 이익 간의 균형을 맞추기 위해 생겨난 제도이다. 즉, 발명자는 대부분 공개를 꺼리고, 혼자만의 비밀로 가지고 있으려 하고 (이유는 이러한 발명에 대한 권리를 보호할만한 법적 장치가 없어서) 사회전체적으로는 이러한 발명이 공개되지 않아 사회전체적인 혁신의 속도가 느려지는 상황에서 특허라는 제도를 통해 발명을 공개하면, 일정기간 동안 허여된 권리에 대해 타인이 하지 못하도록 해 주겠다는 것이 바로 특허제도이다.

그래서 특허는 “나는 하고 남은 못하게 하는 것”에 대한 법률적인 권리 보호 장치이다.  그런데, 자주  “나는 하는데, 남도 살짝 바꿔서 할수 있는 것”도 특허권이 허여되기도 한다.  사실 이런 특허는 별 볼일 없는 특허가 된다. 물론 과거처럼, 우리가 타인의 특허를 피하면서 제품을 따라하려고 할 때는 매우 유용한 것일지 모르지만, 좀더 적극적으로 남들이 못하는 그 무언가를 하려고 할 떄는 아무 소용이 없는 것이다.

특허의 효과에 대한  Wikipedia의 설명은 아래와 같이 명료하다.

A patent does not give a right to make or use or sell an invention. Rather, a patent provides the right to exclude others from making, using, selling, offering for sale, or importing the patented invention for the term of the patent, which is usually 20 years from the filing date subject to the payment of maintenance fees. 

특허는 발명을 구현하여 만들거나 팔 수 있는 권리를 주는 것이 아니다. 특허는 특정 기간 동안 유지비를 납입할 경우, 특정발명에 대해 타인이 만들거나 판매하는 행위를 못하도록 하는 권리(right to exclude others from ~~~~)를 부여하는 것이다.

어찌보면 특허는 내가 할수 있건 없건, 남은 못하게 하는 놀부심보를 닮았다.  

특허에 대해 자세히 좀 알아보자.

1. 절차적인 사항들

특허와 관련된 절차에 대해서는  출원(혹은 가출원), 공개, PCT 출원, 개별국 진입, 심사 과정에서의 질의 응답 (Office Action , OA라고 줄여서 말함), 특허 등록 등의 사항에 대해서는 다른 많은 블로그나 싸이트들이 있으므로 참고하면 좋겠다.

특허에 대한 일반적이고 절차적인 내용은 특허청의 친절한 안내인 “특허의 이해”를 참조하면 될 것같다.

[논문과 특허]  논문과 관련하여 꼭 한가지 이야기할 것은 논문 발표 후 특허 출원이 가능한가이다. 논문을 발표한 이후 어떤 나라는 신규성 부족으로 특허 등록이 거절될 수도 있다. 나라별로 정리하면 아래와 같다.

6개월 이내 특허출원 가능한 국가: 한국, 일본, 대만, 러시아

1년이내 특허출원 가능한 국가: 미국, 브라질, 캐나다.

특허를 받을 수 없는 국가: 유럽, 중국 등 다수 국가.

복잡하게 생각하지 말고, 그냥 논문 내기 전에 반드시 특허를 출원하다.

2.1 특허는 언제 낼 것인가?

빨리 출원하면 Priority date(우선일)을 빨리 받을 수 있어서 좋지만, 그만큼 특허만기해제가 빨라진다.  늦게 내면 혹시라도 경쟁사의 특허로 인해 본인의 발명이  unpatentable해질 위험이 따른다.

다시 강조하지만 특허의 핵심은 “excluding others from ~~~”이다. 나의 특허권리 범위를 최대한 넓히고, 그 법위가 사업적으로 중요한 사항을 충분히 커버해야 한다.

이러기 위해서는 우선 특허를 사전에 설계하는 것이 매우 중요하다.

2.1.1. 청구항 설계

우선 청구항을 어떻게 하는 것이 가장 이상적인지를 검토해 보아야 한다. 여기서 이상적이라 하면 1)최대한의 권리범위 확보하면서 2) 시간-비용 측면에서 발명자/회사가 감당할 수 있는 절충점을 의미한다.

또한 심사과정에서 권리범위를 좁히려는 직업병에 걸린 심사관들(reviewer)과의 자세도 고려해서 실시예를 충분히 만들어야 하기 때문에 무작정 권리범위를 넓힐 수는 없다.

이렇게 청구항 설계를 하려면, 연구자들이 어느 정도 연구결과가 나오면 이때부터 특허전문가와 상의하는 것이 필요하다.  특허 출원 전에 사전 경쟁상황도 검토하고, 이에 맞는 data도 규정하는 등….. 사실 국내 현실에서는 좀 먼나라 이야기다.

필자가 아는 어느 회사는 몇천만원 들여서 미국 특허변호사까지 고용해서 청구항 설계을 포함 자문을 받아서 재미를 크게 본 회사가 있다. 특허 출원하는데 자문받느라고 몇천만원 쓸 수 있는 국내 회사가 얼마나 될까만은 일단은 “Best Practice” 이니 간략히 언급한다.

2.1.2. 실시예의 확보

실시예를 충분히 확보하는 것은 시간 및 자금과의 싸움이다. 모든 자원을 다가지고 있다면, 충분히 할 수 있으나, 현실은 늘 시간에 쫓기고, 자금난에 시달린다.  그런데 위와 같이 청구항 설계를 하고 실험을 병행하면 실험도 훨씬 목적지향적이되니… 꽤 쓸만하다.

2.1.3. 경쟁상황

만일 해당 분야가 매우 긴박한 경쟁상황에 있다면, 우선 연구의 결과를 가출원 형태로라도 빨리 내야 하는 것이 엄연한 현실이다.  가장 좋기는 “아무도 생각 못할 아주 새로운 결과”를 가지고 “충분한 실시예”를 넣어서 출원하는 것이지만, 현실적으로는 “내가 생각한 것”을 지구상의 그 누군가가 어디선가 하고 있다고 보는 것이 맞을 것이다.

2.2 개별국 진입은 몇개국이나 할 것인가?

일반적으로 국내 학교에서 출원하는 국가들은 5개 국가/지역 (한국, 중국, 일본, 미국, 유럽)으로 거의 정해져 있다. 이유는 정부의 해외출원지원사업에서 이렇게 정도 지원하기 때문이다. 물론 꽤 많은 지역이긴 하지만, 대부분의 다국적 제약회사는 20~30여개의 국가/지역에서 특허를 출원한다.  특히 빠뜨릴 수 없는 국가들은 Mexico, Brazil, Argentina, Indonesia, India, Malaysia, Australia, Turkey, CIS, Russia, South Africa, Hong Kong, Singapore 등 그래도 쾌 시장을 형성하고 있는 나라들 혹은 그 주변국가들이다.

물론 위와 같이 약 20여개국을 커버하려면 개별국 진입단계에서만 1억 이상의 비용이 들지만, 신약을 개발하겠다고 나선 회사라면 최소한 이정도는 해야되지 않을까?

보통 말하는 라이센스계약에서 특허와 관련된 조항이 들어가는 문구를 보자..

Licensor hereby grants to Licensee an exclusive license, with the right to grant sublicenses, under the Licensed Patent to research, develop, make, have made, use, manufacture, sell, offer for sale, export and import The Licensed Product in the Field in the Territory.

Exclusive license: 전용실시권이라고 한다. 이 경우 Licensor도 더 이상 해당특허를 실시할  (연구, 개발, 생산, 판매 등) 권리가 없게 된다.  공동연구의 경우 Licensor가 연구에 대해서만 실시할 권리를 되받아야 한다. 기반기술처럼 다양한 Licensee에게 실시권을 허여하는 경우를 제외하고는 대부분의 실시권 허여는 독점적(exclusive)이다. 이렇게 비독점적으로 허여되는 실시권을 통상실시권이라고 한다.

The right to grant sublicenses : 보통 실시권 재허여를 하는 권리를 같이 받게 된다 일부의 경우 실시권 재허여(sublicense)를 할 경우 Licensor의 허가를 받거나 통지를 하는 경우도 있으나 대부분의 Licensee들은 이런 구속을 싫어한다. 또한 Licensor입장에서도 “잘 따져보면” 굳이 사전허가나 통지를 요구할 필요가 없다.

Under the Licensed Patent : 여기가 바로 해당 특허에 해당된다. 대부분 appendix를 통해서 해당 특허들의 출원 혹은 등록번호, 지역들을 표로 명시한다.

To research, develop, make, have made, use, manufacture, sell, offer for sale, export and import : 연구로부터 사업화까지의 개별 행위들을 이렇게 나열하는 경우가 가장 상세한 방식이다.  특별한 경우에는 license 줄 때 연구만을 위한 license를 주기도 한다. 하지만 우리가 흔히 말하는 License Agreement에서는 모든 영역의 실시권을 의미한다.

The Licensed Product: 특허를 통해 만든 구체적인 형태의 제품을 의미한다.

In the Field : 보통 Field라 하면 해당 약물의 적응증을 말하지만, 좀더 자세한 계약서의 경우 동물의약품용도도 포함하는지를 규정하는 경우도 있다. 항체의 경우 진단용 사용도 포함되는지 명시해야 한다. 가끔 일부 회사에서 적응증별로 별도의 licensing을 하는게 좋지 않냐고 물어보는데… 글쎄… 정말 복잡한 이야기이다.

In the Territory: 좁은 의미에서만 보면 특허를 출원한 나라이지만, 대부분의 계약에서는 전세계를 의미한다. 특허가 출원되지 않은 나라에서는 로얄티 요율이 좀 조정된다.

고려해야 할 다른 사항은 Joint patent(공동특허)과 Improvement(개선특허)이다.

Joint Patent: 공동연구가 진행되는 경우는 당연히 많은 Joint invention(공동발명)들이 나오고 이럴 경우 특허를 출원하면 joint patent이 된다. 이럴 경우라도 대부분의 나라에서 공동특허의 실시(실시권 재허여를 포함해서) 공동발명자들이 독자적으로 할 수 있다.  일부나라에서는 실시권 재허여를 하는 경우 공동특허권자의 동의를 받아야 하는 경우도 있다.  특허제도는 나라나 지역마다 세세하게 차이가 많이 나므로 꼭 나라별로 확인해야 한다.

Improvement: 개선특허가 공동특허일 수도 있고, 일방의 독자적인 단독특허일 수도 있다. 대부분 화합물을 License하는 경우는 크게 문제가 되지 않으나, 기반기술(Platform Technology)을 license하는 경우는 이 Improvement를 licensor가 무료로, 비독점적으로 실시권을 허여받는 경우가 많다.

또 많은 경우 Licensee가 Licensor에게 특허의 소유권을 아예 넘겨달라고 요청하는 경우가 있다. 즉 assignee 변경을 요구하는 것이다. 사실 큰 문제는 없지만, 나중에 계약이 중도 해지되고 권리를 반환 받는 경우 나라별로  assignee를 다시 변경해야 하므로 번거로운 일이다. 이럴 경우 assignee는 그대로 두자고 하고, 특허 관리 업무 일체를 Licensee가 하도록 하는 것도 하나의 방법이다

제약/바이오에서 결국 주고 받는 것은 ‘특허에 대한 실시권”과 “재무적인 보상 Considerations”의 교환이다.  특허에 대한 투자는 나중에 받을 돈에 꽤 크게 작용하는 경우가 많으니, 출원 전 단계에서부터 청구항 설계 등의 일에 전문가들에게 돈을 지급하면서 공을 들이는 것이 “인생에 도움이 된다.”

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