사업개발 연재 6. 초기접촉 이후의 일들….. 실사 및 Term sheet 협상

Due diligence

초기단계의 접촉이 마무리되면서 천천히 이야기가 나오는 것이 실사(Due diligence)주요계약조건협상(Term sheet negotiation)이다.

1. 실사(Due Diligence)에 대하여

 일단 실사단계까지 갔다는 것은 매우 고무적인 일이다.  하지만, 실사단계에서도 마음을 놓을 일이 아니다.

우선 실사는 크게 1)기술실사,  2)특허실사,  3)법률실사, 그리고  4)재무실사의 4가지로 구분이 된다. 일반적인 licensing의 경우는 재무실사를 따로 할 이유는 없지만, 계약에서 지분투자요소가 있으면 반드시 들어가야 한다.

실사는 아직도 직접 방문해서 하는 경우들이 주류를 이루지만, e-room 과 같은 virtual data room 방식의 실사들도 점점더 많이 사용되고 있다.

1.1 기술실사 (Technical due diligence)

우리가 흔히 실사라고 하면 떠오르는 것이 기술실사이다. 즉, presentation상으로 제시된 것들이 정말 그러한지를 확인하는 과정이다. 그런데, 실험을 모두 다 해보지 않으면 사실 다 확인할 수 없는 부분이니, 어떻게 할 것인가?

Asset이 development stage이면 각종 보고서들(study report)들이 실사의 대상이 된다.  각종 동물 효력시험, 독성시험, 원재/완제(drug substance/drug product)의 안정성, 약동력학 관련 자료들, in vitro 효력/안전성 관련 실험 결과 등…. 그리고 빠지지 않는 것이 연구노트의 작성과 검사 그리고 보관 등의 시스템이다. 연구노트는 실험자가 작성하고, 주단위 혹은 월 단위로 상위자가 증인으로 날인한 후, 각 연구노트를 다 사용하면, 서고에 입고절차를 밟아 보관하는 것이 가장 이상적이다. 아니면 최근에는 전자적으로 작성하는 프로그램들도 여럿있고, FDA에서도 인정하는 것들이 있으니 이를 사용하면 가장 좋다.

하지만 아직 이 단계가 아니라면, 실사는 약간 다르게 진행된다. 왜냐면 보고서 형태로 검사할 것들이 별로 없기 때문이다. 이 경우 가장 좋은 실사는 MTA(Material Transfer Agreement)를 통한 실험재현이 서로에게 가장 좋은 방법이다.

그래도 일단 실사를 한다면 자료를 아래와 분야로 나누어서 정리하는게 도움이 된다.

– Scientific rationale (Target biology)

In vitro POC (target engagement, MoA, selectivity 등)

In vivo POC (in vivo efficacy, target engagement, dose dependency, MoA등)

-PK/PD:  PK 및 약효와의 관련성을 이해하는데 필요한 각종 실험 자료들

– Safety (toxicology study)

–  CMC (합성법, 혹은 발현 정제 법, specification,  chemical stability)

1.2 특허실사 (IP due diligence)

특허 관련해서는 전문가의 Freedom-to-operate Analysis (실시 자유 분석) 보고서가 있으면 가장 좋겠지만, 빅파마랑 협의를 할 때는 이게 없어도 회사의 특허 현황 자료들만 잘 정리해주면 된다. 그러면 potential licensee가 내부 특허전문가들을 통해서 해당 특허 청구항들의 유효성, 실시를 위한 3자 특허의 필요성, 그외 타 특허의 침해성등을 분석한다.  특허 목록을 정리할 때는 가능하면 아래와 같은 표로 하는 것이 유용하다.

Slide1

자료를 보내기 전에 회사 내부적으로 스스로 특허의 약점이 없는지, 혹은 제품화를 위한 실시를 하는데 있어서 제3자의 특허가 필요한지는 한번 검토해 보는 것이 유용하다. 이런 일들은 변리사들 (혹은 특허변호사들)이 하는데,  가능하면 실시 자유 분석 (Freedom-to-operate Analysis)를 한번 해보면 큰 도움이 된다.

1.3 법률실사 (Legal due diligence)

법률실사란, 회사가 내외부와 맺은 계약으로 인해서 원하는 특허에 대한 실시권을 행사하는데 제한요인이 있는지를 보는 것이 주요 목적이다. 국내 회사들의 경우 몇가지 검토해야 할 사항은 아래와 같다.

1.3.1 임직원과의 계약

임직원들과 무슨 문제가 있을까 하는 생각을 하겠지만, 우선 임직원들과 계약상으로 명확히 해야할 사항들이 있다.

고용계약: 과제에 참여한 연구원들과 정식 고용계약이 되어 있고, 이를 문서화하는 것이 필요하다.

직무발명계약: 대부분 회사들이 직원 고용계약시 함께 하지만, 직무발명계약이 명시되어야 한다. 즉, 회사에서  연구된 계약은 “개인의 발명”이 아니고 “직무 수행상에 만들어진 발명”으로 회사의 소유라는 것을 명시하는 것이다.

지적재산권 양도관련 서약 혹은 계약서: 특정 특허 출원시에, 해당 특허의 발명인들이 “발명이 회사의 업무로, 회사의 비용으로 만들어졌음”을 인정하고, 일체의 상업적/법률적 권리를 회사에 양도한다는 내용이 있어야 한다.

단, 이러한 계약이 회사가 발명자에게 보상을 하지 않아도 된다는 것을 의미하지는 않는다. 최근 삼성전자 전연구원의 직물발명관련 보상 소송 (고화질 TV 기술 발명자가 합당을 보상을 요구하며 삼성전자에게 소송을 함)에서 보듯 회사는 수익에 비례하는 보상을 해야 한다. 하지만, 위의 문서들은 보상과는 상관없이 발명이 회사의 소유라는 것을 명확히 하는데 반드시 필요한 서류이다.

1.3.2 제3자(타사)와의 계약

타사와 licensing하고자 하는 asset과 관련하여 “공동연구개발 계약”을 하였거나, 실시권의 허여, 혹은 수익배분 합의 등의 내용이 있다면, 이를 잘 보아야 한다.  또한 계약서 내용에 아래의 내용이 있다면 매우 조심하여야 한다.

-특허의 공동소유: 공동연구의 경우 공동특허가 되는 것이 당연한데, 이 경우 공동소유자와 사이좋게 지내야 한다.

– licensing 전 사전 동의 및  공동 날인 (co-sign) 권리: 국내 연구계약 중에 종종 나오는 문구인데, 이는 사실 licensing를 직접 진행하다 보면 여간 불편한 조항이 아니다. 사실 양자간에도 본격 협상을 시작하면 맞추기 어려운 사항들이 생기는데, 이를 삼자간에 협의한다는 것은 정말이지 피하고 싶은 일이다.

위의 조항들이포함되어 있다면 사전에 potential licensee에게 미리 알리고, 동시에 해당 회사와도 사전 협의를 하여 계약 협의 과정에 의사소통에 문제가 없도록 해야 한다.

종종, 국내 회사나 학교에서 발생하는 경우인데, 한 화합물의 적응증이 여럿이 있어서 적응증 별로 권리를 달리 가지는 경우가 있는데, 이것 또한 매우 복잡한 문제를 야기한다. 특히 향후 특허의 출원과 관리, 그리고 제3자 침해에 대한 대응 등의 구체적인 수준까지 고려하면 “이런 상황”은 정말이지 피하고 싶어진다. 이럴 경우는 사전에 권리 소유자들끼리 모여서 창구를 일원화하고 상호 우호적으로 협의할 수 있도록 하는 것이 매우 중요하다.

1.3.3 정부과제 관련된 “연구협약”

정부 과제마다 성격이 다르기 때문에 모두가 그런 것은 아니지만, 다수의 정부과제 협약에 보면 “과제 수행중 발생하는 발명 등 지적 재산은 정부소유로 한다”는 조항이 들어가 있는 경우가 종종있다. 그리고  “소정의 기술료를 완납하면 기업의 소유로 한다”는 조항도 함께 달려있는 경우가 있다.  혹시 해당 asset이 이런 경우에 해당된다면 사전에 미리미리 “성공 기술료”를 관련 부처에 완납하고 완납 증명서를 받아 놓는게 좋다.

4) 재무실사(혹은 기업실사) (Financial due diligence 혹은 corporate due diligence)

가끔 licensing 계약의 일부로 지분투자가 있는 경우는 재무실사 및 기업실사를 해야 한다. 이때 필요한 것들은 꽤나 광범위하다.

1.4.1 기업 주요 장부 (이사회의사록 및 주주총회의사록)

회사의 설립부터의 이사회의사록과 주주총회의사록들을  요구한다. 평소에 꼼꼼하게 정리해 놓는게 중요하다.

가능하면 바로바로 스캔해서 파일로 일목요연하게 가지고 있으면 좋다.

1.4.2 주주명부

해외 투자를 받아보면 알겠지만, 주주명부(shareholder registry)는 보통주 및 우선주 소유자들만 올라간다. 그런데 기업가치 산정시에는 이런 주주명부에 기재된 주식수 뿐 아니라 향후에 주식으로 바뀔 수 있는 기타 채권이나, 옵션도 모두 명시할 것을 요구한다. 보통 이런 것을 fully-dilute basis  capitalization table이라고 한다. 이때는 종업원들에게 부여된 주식매수선택권(employee stock option), 전환사채나 신주인수권부사채 상의 주식매수선택권도 모두 명시되어야 한다

1.4.3 재무제표

재무제표는 가능하면 외부감사를 받아 두는 것이 가장 좋다. 요즘은 licensing을 고려할 만한 회사 정도면 외부감사를 받는 회사들이 대부분이다. 단,  GAAP 기준으로 재무제표를 수정(reconciliation)할 때 가장 차이나는 부분이 흔히 말하는 “개발비”라는 것이다. 이는 연구개발 과정의 비용을 무형자산화한 후 특정 시점에서 이연하여 비용으로 처리하는 것인데, 미국에서는 사실 개발비로 쌓아두지 않고 모든 연구개발비를 당해년도 비용으로 하기 때문에 생기는 차이다.  국내에서는 개발비를 쌓아두지 않으면 재무상태표에서 “자본잠식”이 있을 수 있는 경우도 있고, 이럴 경우 은행 대출이나 정부과제 신청시의 감점요인이 되어서 아직도 많은 회사들이 연구비들을 개발빌로 무형자산화하는 경우들이 많다.

1.4.4 지분투자 관련 기존 계약서들

국내 VC나 기관투자가들에서 투자를 받았다면 해당 투자계약서 혹은 주주간계약이 있다면 주주간 계약서도 잘 정리해 두는 것이 필요하다.

1.4.5 기타

기타 소소한 자료들을 많이 요구하게 되는데, 이는 그때그때 틀리기 때문에 평소에 각종 자료들을 꼼꼼히 정리해 두는 습관이 필요하다.

    2. 주요계약조건 협상(Term sheet negotiation)에 대하여

주요계약조건(Term sheet)이란 계약서에서 중요한 조항으로 거론되는 내용들을 사전에 협의하여 정리한 형태의 문서를 말한다.  이를 합의서로 만들어 날인하는 경우도 있는데 이를 Term Sheet Agreement라고 한다. 물론 대부분의 경우 Term Sheet Agreement는 구속력이 없고(non-binding)이다. 어떤 경우는 Term Sheet Agreement에 “본 합의서 유효일로부터 몇개월까지 유효하다”는 식의 시한부라는 표시를 하는 경우도 있다.

Term Sheet의 분량은 회사마나 차이가 있지만, 많은 경우 20여페이지까지 가는 경우도 있다.  개인적으로는 Term Sheet에 가능하면 자세하게 협의하는게 좋다. 물론 시간을 걸리겠지만.

2.1 Term Sheet에 들어가는 내용들

보통 들어가는 내용들을 아래의 그림과 같이 정리해 보았다. 최소, 최대는 얼마나 자세하거나 광범위하나의 분류로 절대적인 것은 아니고, 필자 입장에서 이정도까지 포함한 term sheet이라면 상당히 계약서의 내용의 매우 많은 부분을 포함했다고 생각하는 정도이니 참고만 하시길….

Slide2

일반적으로 이해가 쉬운 부부은 그냥 넘어가도록 하고, 보통 게약서 협상 시에 가장 많은 논의를 하는 부분만 언급하도록 하겠다.

– Financial Term은 여기서 협의를 하면 특별한 경우가 아니면 계약서에 그대로 간다.

– R&D Governance의 경우 JRC/JDC (Joint Research Committee, 혹은 Joint Development Committee)의 구성, 역할, 운영 및 의사결정방식에 대한 규정들이 들어간다. 대부분의 경우 동수로 구성하고, 의석수와 상관없이 한 회사가 한표를 행사하며, 양사간 합의를 원칙으로 하되, 특정 일방이 final-say를 할 수 있도록 하는게 일반적이다.

– Governing Law: 한국 업체들은 대부분 한국 법 혹은 싱가포르법 등 가까운 법을 선호하는데, 개인적으로는 차라리 미국법정이 더 좋다는 생각을 한다. 만일 상대바이 다국적제약사라면 한국법정이 훨씬더 한국업체에 불리한 경우를 보았다. 즉 막강하고 비싼 law firm을 쓸 경우,  설령 한국 법정이라도 훨씬 더 불리한 경우.. 아마 상상이 가능할 것이다. “Kim&모” 법률사무소의 경우 주 고객이 어디인지를 생각해보면 알수 있다.

– Term, Termination and its consequences (계약기간, 해지 및 해지의 효력과 결과): 이 부분은 일이 잘 되지 않을 때를 고려하고 협의하는 것이라 상호 날카로와 질수 있다. 많은 경우 해지의 효력과 결과에 대해서 자세히 기술하지 않고 계약서 협상으로 넘기는 경우들이 많다. 변호사들도 나중에 할일을 좀 남겨두어야 하니.

– Patent Prosecution, Improvement, Joint Invention 등 특허 관련 조항들: 사실 기반기술이나 초기 기술의 경우는 매우 협의해야할 사항들이 많이 있지만, 화합물이 정해지고, 임상 진입이 가깝거나 임상 단계이면 그리 복잡할 것은 없다. 다만, 초기 licensing deal일 경우는 경우의 수가 많으므로 Term sheet에서 정의하기 보다는 계약서 협상에서 하는게 더 낳을 수도 있다.

2.2 Term Sheet 협상을 어떻게 할 것인가?

얼마전 파맵신 유진산 박사님의 KDDF 소식지 기고문((주) 파멥신의  PMC-001 기술이전 CASE 이야기)에도 언급되어 있지만, 자체적으로 경허밌는 negotiator가 없다면 이 단계부터 transaction lawyer를 채용하는 것이 좋다.  물론 이런  경험있는 transaction lawyer의 경우 시간당 500~1,000불 사이의 hourly rate이기 때문에 비용 측면에서 꽤나 부담이 되는 것은 사실이지만….

사실 협상이 결국은 “밀당밀당… 돗떼기 시장”이지만 그래도 품위있는 협상을 위해서는 “principle-to-principle” negotiation이어야 하기 때문에 처음부터 주장하는 바에 대한 명분을 잘 만들어서 협상을 하는 것이 필요하다.  물론 우리나라에서의 협상은 거의 갑-을 간의 협상이 될 가능성이 많기 때문에 일단 고지점령이 더 중요하지만….

이를 위해서는 그래도 제약바이오분야 협상에 대해 좀 알고, 우리의 needs를 명분있게 말하는게 좀 필요하다. 물론 협상하다가 안될 때는 “A Bull in a china Shop”처럼 하는 것도 비장의 무기가 될 수 있으나, 마구 쓰면 안된다.

BullChinaShop

우선 협상하기에 앞서 먼저 Licensor로서의 명확한 목표를 상대방에게 제시하는 것이 좋다. 굳이 구체적인 숫자를 제시하지 않더라도 협상에 임하는 우리의 각오 및 원칙 정도는 분명히 하는 것이 상호 편안하다.

협상과 관련되어서는 다음 기회에 자세히 하겠다.

2.3 Term sheet negotiation 중의 exclusivity

Licensee 입장에서는 term sheet negotiation 기간 중에는 다른 회사와 협의하지 말아달라는 exclusivity를 요구하는 것이 당연하다. 이를 수용할지 말지는 당시의 licensor의 입장에 따라 많이 다르다.  만일 입장이 좋으면 exclusivity를 허락하되 term sheet negotiation 기간을 못박아서, exclusivity  기간을 몇개월로 하자고 할 수도 있다. 이건 순전히 그 당시의 상황이니 알아서 하시라…

초기 접촉을 지나 실사를 하고, term sheet까지 오고 갔다면 이제 licensing negotiation의 중간을 지나 이제는 후반부로 가게 된다. 이정도의 단계가 되면 최소한 협상팀을 꾸려서  수시로 내부 협의를 하는 것이 필요하다.

다음 연재부터는 계약서에서의 구체적인 사항들을 한번 알아보도록 하자.

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